viernes, 8 de abril de 2011

Protección del know-how en las relaciones con terceros

por Felipe Fernández Pou, letrado del MICAP  

El vertiginoso ritmo que marca la evolución tecnológica, la movilidad y la alta especialización profesional, así como la acusada tendencia al partnering y a la externalización, entre otros factores, hacen cada vez más necesario proteger la información.

Con frecuencia recurrimos al término “Know‐how” para referirnos genéricamente a toda información o conocimientos técnicos, incluyendo los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual a que pudieran dar lugar, adquiridos por la empresa en el desarrollo de su actividad y que esencialmente se traducen en una capacidad técnica singular para desarrollar un determinado producto u ofrecer un determinado servicio en el mercado.

En un sentido más propio, sin embargo, el término Know‐how alude, tal como reconoce el Tribunal Supremo en su conocida Sentencia de 21 de octubre de 2005, al “conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación".

La propiedad así descrita se configura como un auténtico bien jurídico independiente, distinto de los derechos exclusivos de propiedad industrial y de los derechos de autor típicos, al que nuestra legislación concede una especial protección siempre y cuando concurran las siguientes notas: debe tratarse de información o conocimientos cuya valoración por separado o bien en conjunto los haga en general desconocidos o difícilmente accesibles; que sean además sustanciales en términos de utilidad, en la medida que aporten una ventaja competitiva a quien los posee; y por último determinados o determinables con respecto al resto de intangibles de la empresa: patentes, marcas, dominios, Responsabilidad Social Corporativa, capacitación, goodwill, etc.

En cuanto a su pretendido carácter técnico, y a pesar de ser un rasgo inherente según la doctrina jurisprudencial más autorizada, el concepto de know‐how no puede entenderse sin más como información o conocimiento técnico no patentable, dado que existe también otro tipo de información de carácter comercial (campañas y proyectos, listado de clientes), organizativo (soportes informáticos, redes de distribución y suministro) o estructural (política financiera, información sobre socios o sociedades del grupo), que por reunir las notas antes descritas – secreto, sustancial, identificado‐ resulta de indudable valor para la empresa, en el sentido de que le aporta una ventaja competitiva consistente en disponer de cierta información o conocimientos relevantes que a sus competidores les llevaría determinado tiempo y dinero obtener.

Y puesto que representa un valor patrimonial en sí mismo, el know‐how puede también ser objeto de negocios jurídicos y de intercambio comercial de un modo independiente.

Por ello, y he aquí el punto clave, cuando el know‐how se convierte en objeto del tráfico mercantil, surge la pregunta: ¿cómo podemos proteger este tipo de activos que no son de por sí susceptibles de generar derechos de propiedad industrial y que tampoco integran derechos de propiedad intelectual? La solución es el secreto, una herramienta en realidad sencilla, pero que comporta sin duda cambios esenciales en el funcionamiento de la propia empresa y sobre todo en el modo de relacionarse con su entorno. Y es que el valor del conocimiento así protegido dependerá en gran medida de que dicha información permanezca oculta, y de que la empresa muestre además una clara y demostrable disposición a mantener el secreto, adoptando las medidas razonables para su adecuada preservación.

Medidas tales como la suscripción de contratos de confidencialidad siempre que se maneje información de este tipo, sea con los propios empleados como con becarios en prácticas, socios capitalistas, colaboradores, partners, contratistas y subcontratistas, fabricantes, vendedores, distribuidores, visitas y clientes, en definitiva con todo aquél que por razón de una particular relación con la compañía vaya a tener acceso al know how, sea éste del tipo que sea: técnico, comercial, organizativo, estructural, incluso negativo (como pudiera ser la información sobre líneas de investigación abandonadas).

No obstante, para que esta modalidad de protección sea rentable y efectiva, será necesario que la empresa realice además un esfuerzo por dotarse de una serie de medidas de seguridad, entre ellas: implantar un sistema de gestión interna del know‐how, restringir el acceso del personal y visitas a determinadas áreas o al propio sistema informático, llevar un control de entradas y salidas, sensibilizar y formar a los empleados, etc. Nada, como vemos, ni demasiado costoso ni demasiado complejo, pero que lleva consigo un cambio de mentalidad muy necesario, en línea con lo mostrado ya en otros países, convencidos de la importancia de proteger no sólo los frutos sino también las raíces que de un modo invisible sostienen a diario sus empresas.

Proteger por la vía del secreto es, en resumen, una alternativa ideal para que las pequeñas y medianas empresas que nutren nuestra industria puedan abrirse a la innovación y al intercambio de conocimiento de un modo seguro sin incurrir por ello en costes adicionales, permitiendo que valiosos activos como el know‐how, técnico o no, de por sí vulnerables, gocen de la necesaria protección por un tiempo ilimitado, tanto como sea capaz la empresa de preservar su confidencialidad. Así lo demuestran experiencias de gran éxito como la de Stantec, consultora americana cuya gestión, tras más de 55 años, sigue arrojando beneficios ininterrumpidamente, gracias en parte al empleo de esta inusual estrategia de protección.

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Este artículo ha sido escrito por Felipe Fernández, de Clarke, Modet & Cº. España

 

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